原標(biāo)題:關(guān)于未繳納單一性恢復(fù)費而喪失分案機(jī)會問題的探討
本文主要申請人針對PCT申請進(jìn)入中國國家階段后,通過主動修改刪除了未檢索權(quán)利要求,審查員不發(fā)出未繳納單一性恢復(fù)費通知書,結(jié)果導(dǎo)致申請人喪失分案機(jī)會的問題進(jìn)行探討。
一、繳納單一性恢復(fù)費通知書的相關(guān)規(guī)定及答復(fù)
在中國的PCT申請費用中,發(fā)明和實用新型都有一個收費項目(注意:美國不區(qū)分發(fā)明和實用新型,而是統(tǒng)稱為“Utility”發(fā)明,美國專利分為Utility發(fā)明,Design外觀設(shè)計以及Plant植物),列為“PCT申請單一性恢復(fù)費”。
如果國際檢索單位(ISA)確定該國際申請缺乏發(fā)明單一性,審查員會將該國際申請缺乏發(fā)明單一性的情況通知申請人,并詳細(xì)說明認(rèn)為該國際申請不符合發(fā)明單一性要求的理由,同時指明應(yīng)當(dāng)繳納附加檢索費的數(shù)目及應(yīng)當(dāng)繳納的費用金額。
在國際初步審查階段,審查員發(fā)現(xiàn)該國際申請不符合發(fā)明單一性的要求,將通知申請人進(jìn)行以下選擇:限制權(quán)利要求或繳納附加初步審查費。通常,國際初步審查單位(IPEA)不需要,也一般不會對沒有做出任何國際檢索報告的權(quán)利要求進(jìn)行國際初步審查。
對于在PCT國際申請階段未繳納附加檢索費或附加審查費的內(nèi)容,審查員審查后認(rèn)為正確的,會發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費通知書:
根據(jù)專利法實施細(xì)則第115條第2款的規(guī)定,國際申請在進(jìn)入中國國家階段時,申請人提出的作為審查基礎(chǔ)的申請文件中包含了
在國際計算未繳納附加檢索費的內(nèi)容;
在國際階段未繳納附加審查費的內(nèi)容;
經(jīng)審查,國際檢索單位或者國際初步審查單位所作出的結(jié)論是正確的,申請人應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費和/或提交意見陳述書;如果申請人認(rèn)可國際檢索單位或者國際初步審查單位所作出的結(jié)論且不繳納單一性恢復(fù)費,申請人應(yīng)該提交刪除國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或未經(jīng)國際初步審查的部分的修改為本;申請人未繳納或未交租單一性恢復(fù)費,并且也沒有刪除缺乏單一性的發(fā)明的,國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分將被視為撤回。
根據(jù)專利法實施細(xì)則第115條第2款、第42條第1款的規(guī)定,對于申請人因未繳納單一性恢復(fù)費而刪除的發(fā)明,申請人不得提出分案申請。
專利法實施細(xì)則第四十二條第一款規(guī)定:一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的,申請人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前,向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請;但是,專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的,不能提出分案申請。
第一百一十五條規(guī)定:在國際階段,國際檢索單位或者國際初步審查單位認(rèn)為國際申請不符合專利合作條約規(guī)定的單一性要求時,申請人未按照規(guī)定繳納附加費,導(dǎo)致國際申請某些部分未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查,在進(jìn)入中國國家階段時,申請人要求將所述部分作為審查基礎(chǔ),國務(wù)院專利行政部門認(rèn)為國際檢索單位或者國際初步審查單位對發(fā)明單一性的判斷正確的,應(yīng)當(dāng)通知申請人在指定期限內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費。期滿未繳納或者未足額繳納的,國際申請中未經(jīng)檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分視為撤回。
申請人在收到該通知書之后,可以選擇:
繳納單一性恢復(fù)費;
刪除未經(jīng)國際局檢索的權(quán)利要求。
通常來說,如果申請人在收到該通知書兩個月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費、或提交意見陳述書證明權(quán)利要求之間具有單一性,從而繼續(xù)享有所有權(quán)利要求的權(quán)利。
如果申請人未繳納單一性恢復(fù)費或刪除了未經(jīng)國際局檢索的權(quán)利要求,則該部分權(quán)利要求會被視為撤回。對于這部分權(quán)利要求,申請人不得提出分案申請,也就是說,喪失了分案的機(jī)會。
二、主動修改后收到未繳納單一性恢復(fù)費通知書
對于PCT國際申請來說,除了在國際階段,申請人可以根據(jù)PCT條約第26條、19條、34條對申請文件進(jìn)行修改之外,在進(jìn)入中國國家階段時,申請人還可以根據(jù)PCT條約第28條或41條對申請文件進(jìn)行修改。
按照中國《專利法實施細(xì)則》第 51條的規(guī)定,對于發(fā)明,申請人有兩次主動修改的機(jī)會,一是可以在提出實質(zhì)審查請求的同時,對申請文件作出修改;二是在收到中國國家知識產(chǎn)權(quán)局就其申請發(fā)出的“進(jìn)入實質(zhì)審查程序通知書”之日起三個月內(nèi),主動對申請文件作出修改。對于實用新型,專利申請人自申請日起2個月內(nèi),可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。
假如申請人在主動修改時未將缺乏單一性的權(quán)利要求刪除,會收到審查員發(fā)出的繳納單一性恢復(fù)費通知書,那么申請人可以按照正常情況來處理,即:
如果申請人在收到該通知書兩個月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費,從而繼續(xù)享有所有權(quán)利要求的權(quán)利。
如果申請人未繳納單一性恢復(fù)費,則該部分權(quán)利要求會被視為撤回。對于這部分權(quán)利要求,申請人不得提出分案申請。
三、因主動修改后未繳納單一性恢復(fù)費而喪失分案機(jī)會、以及應(yīng)對策略
(1)喪失分案機(jī)會
假設(shè)申請人通過主動修改將缺乏單一性的權(quán)利要求刪除,則在進(jìn)入實審后,審查員會認(rèn)為單一性缺陷已經(jīng)克服,默認(rèn)申請人已經(jīng)主動放棄了不具有單一性的權(quán)利要求,沒有必要、也沒有理由再發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費通知書。
如果申請人在主動修改時刪除了不具有單一性的權(quán)利要求或?qū)⑵湫薷臑榫哂袉我恍缘臋?quán)利要求,則審查員沒有發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費通知書,申請人也沒有主動繳納單一性恢復(fù)費,最終缺乏單一性的權(quán)利要求會被視為撤回,申請人不得針對這部分權(quán)利要求提出分案申請。
如果申請人未經(jīng)考慮直接提交了分案申請,則會收到知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的視為未提出通知書。下面的附圖中顯示了這一過程。
通常申請人由于沒有收到該通知書、又不具有非常專業(yè)的專利流程知識,很容易忽略這個問題,如果直接提交了分案申請,等到分案申請視為未提出通知書,就會后悔莫及、悔之晚矣,時間、金錢、分案權(quán)利都被白白浪費了。
(2)應(yīng)對策略
在實踐過程中,專利代理師發(fā)現(xiàn)對于申請人在未收到未繳納單一性恢復(fù)費通知書的情況下,主動繳納單一性恢復(fù)費通知書,是能夠被受理的。
因此,如果申請人仍然希望保留針對這部分權(quán)利要求的權(quán)利,則專利代理師建議最好主動繳納單一性恢復(fù)費。
具體來說,對于存國際申請階段存在未檢索權(quán)利要求的專利申請,在進(jìn)入中國國家階段后,如果申請人作出了刪除或修改了不具有單一性的權(quán)利要求,或者申請人經(jīng)常對權(quán)利要求做較大修改、相應(yīng)市場前景變化較大,則可以主動繳納單一性恢復(fù)費。
申請人主動繳納單一性恢復(fù)費的時間,應(yīng)當(dāng)是在進(jìn)入國家階段后,直到收到授權(quán)通知或駁回決定前,即專利申請階段,最好是在進(jìn)入中國國家階段的實審階段中。如果申請人確定希望保留這部分權(quán)利要求,則可以盡早繳納。從而可以避免在該專利申請結(jié)案后,提交的分案申請不被受理,不知不覺中喪失了這部分權(quán)利要求的權(quán)利,最大地保護(hù)申請人的權(quán)益。
四、總結(jié)
綜上,對于在國際階段存在因單一性問題而未經(jīng)檢索的情況來說,申請人應(yīng)盡早對要保護(hù)的權(quán)利要求進(jìn)行充分布局,如果發(fā)明本身對于申請人來說很重要,并且為申請人要進(jìn)行主動修改、后續(xù)可能要提交分案申請,則申請人可以考慮在國際階段繳納附加檢索費、附加審查費,進(jìn)入中國后及時繳納單一性恢復(fù)費,將可能的分案申請盡早納入考慮范圍內(nèi)。
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