本文結(jié)合發(fā)明專利審查階段中間文件修改超范圍導(dǎo)致新補充的部分技術(shù)內(nèi)容成為公有技術(shù)的案例，淺析原申請答復(fù)階段新增的超范圍的技術(shù)內(nèi)容為何會構(gòu)成后續(xù)新申請的現(xiàn)有技術(shù)，進而影響新申請的創(chuàng)造性甚至新穎性。
我國的專利法實施細則第五十三條針對發(fā)明專利實質(zhì)審查階段可以依法予以駁回的情形做出了規(guī)定，其中包括不符合專利法二十二條、第三十三條等規(guī)定的。專利法二十二條規(guī)定了授予專利權(quán)的發(fā)明應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)也不存在抵觸申請(新穎性)，且與現(xiàn)有技術(shù)相比，應(yīng)當(dāng)具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步(創(chuàng)造性)等。專利法第三十三條規(guī)定了發(fā)明專利的修改應(yīng)當(dāng)不超出原始提交的申請文件所記載的內(nèi)容。
專利在審查階段大多會需要進行意見陳述和申請文件的修改，若是原申請進行意見陳述和修改申請文件后不符合專利法第三十三條規(guī)定會導(dǎo)致原申請被駁回，且修改超范圍的部分技術(shù)特征、無法獲得優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案均可能成為公有技術(shù)。雖然原申請被撤回或被駁回后依然可以新申請的形式提交，但原申請的意見陳述內(nèi)容可能會被認定為新申請的現(xiàn)有技術(shù)，進而影響新申請的新穎性和創(chuàng)造性。本文通過案例演繹，淺析“發(fā)明申請文件修改超范圍”為何存在導(dǎo)致技術(shù)方案全部或部分成為公有技術(shù)的風(fēng)險。
一、“修改超范圍”和“現(xiàn)有技術(shù)”的簡單介紹
專利法三十三條規(guī)定的修改超范圍包括修改文件替換頁中出現(xiàn)原申請文件中沒有記載的技術(shù)特征或無法直接依據(jù)原申請記載內(nèi)容并通過簡單邏輯推理得知的技術(shù)特征的。
專利法二十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)包括公共技術(shù)，[1-2]公共技術(shù)又包括處于“潛伏狀態(tài)”的公有技術(shù)。“潛伏狀態(tài)”的公有技術(shù)主要是指提出了專利申請，尚未獲得授權(quán)但已經(jīng)處于早期公開狀態(tài)的技術(shù)。之所以稱之處于“潛伏狀態(tài)”的公有技術(shù)，是因為這些技術(shù)已經(jīng)公開，但尚未獲得專利權(quán)，這樣一旦被駁回，就進入了公有領(lǐng)域，成為公有技術(shù)，也就自公開之日起成為公眾所知的技術(shù)。另外，“潛伏狀態(tài)”的公有技術(shù)還應(yīng)當(dāng)包括專利申請過程中提交的意見陳述內(nèi)容，其中就包括在修改文件替換頁中新補充的原始申請文件未記載的技術(shù)內(nèi)容，原因在于：“實務(wù)中對專利文件進行修改主要分為權(quán)利要求書的修改和說明書的修改，其中對權(quán)利要求書的修改主要是為了克服不滿足三性、得不到說明書支持的問題，而對說明書的修改主要是一些適應(yīng)性調(diào)整，很難做出實質(zhì)性調(diào)整。在沒有修改依據(jù)的前提下直接在修改文件替換頁中補充原始申請文件缺少的技術(shù)特征則會造成相應(yīng)技術(shù)特征的‘非正常公開’而成為公有技術(shù)”。
二、我國發(fā)明專利審查階段公開規(guī)則
專利法實施細則第四十八條規(guī)定了“自發(fā)明專利申請公布之日起至公告授予專利權(quán)之日止，任何人均可以對不符合專利法規(guī)定的專利申請向國務(wù)院專利行政部門提出意見，并說明理由”。為了便于社會公眾查詢發(fā)明專利各審查階段的情況，國家知識產(chǎn)權(quán)局組建了中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)站。發(fā)明專利公布后，任何人均可通過中國及多國審查信息查詢網(wǎng)站的“審查信息”欄查詢到該專利申請的審查信息。發(fā)明專利初步審查、實質(zhì)審查階段中所有的申請文件修改替換頁均會在“中間文件”欄向社會公眾公開，包括申請人主動修改的申請文件、依據(jù)審查意見修改的申請文件。并且為了保證相關(guān)信息的審查信息公開的及時性，該網(wǎng)站一般采用每天更新形式進行數(shù)據(jù)更新。
三、案例演繹“修改超范圍”可能導(dǎo)致技術(shù)內(nèi)容成為公有技術(shù)的問題及其應(yīng)對策略
本案中，申請人于2023年4月30日提交的發(fā)明專利申請遺漏了序列表，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍不清楚。審查員于2023年3月31日發(fā)出的第一次審查意見指出本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚捕獲探針的序列和組成，權(quán)利要求1的保護范圍不清楚。申請人于2023年4月13日提交了第一次意見陳述，并在說明書替換頁中的增加探針的序列表，想以此來克服原申請文件遺漏序列表導(dǎo)致權(quán)利要求1保護范圍不清楚的問題。
筆者認為，申請人2023年4月13日提交的第一次意見陳述內(nèi)容主要存如下兩個失誤：
1.未意識到新補充的序列表屬于原申請文件未記載的內(nèi)容，會產(chǎn)生修改超范圍的后果。根據(jù)原申請文件無法直接地、毫無疑義的確定探針具體的序列，且結(jié)合公知常識進行簡單推導(dǎo)也依然無法確定相應(yīng)的技術(shù)特征，故涉包含新增序列表的說明書替換頁的修改超出了原申請文件記載的內(nèi)容，不符合專利法第三十三條規(guī)定。
2.未采用規(guī)定的方式提交序列表，而且錯誤地在說明書替換頁中補充序列表。審查指南規(guī)定涉及氨基酸或者核苷酸序列的發(fā)明專利申請，說明書中應(yīng)包括該序列表，并把該序列表作為說明書的一個單獨部分提交，同時還應(yīng)提交符合國家知識產(chǎn)權(quán)局規(guī)定的記載有該序列表的光盤或軟盤。目前實務(wù)中的序列表較多采用TXT電子文件進行提交，而不是以提交說明書替換頁的形式進行補充修改。TXT電子文件提交的氨基酸或者核苷酸序列表具有一定的隱蔽性，不會直接向公眾公開，需要利害關(guān)系人經(jīng)過申請才能夠查閱，而說明書修改替換頁屬于及時向公眾公開且無需經(jīng)過申請即可查閱的內(nèi)容。就本案而言，將序列表補充在說明書替換頁中，就造成新補充序列表隨著說明書替換頁一同直接向公眾公開，并且由于新補充的序列表超出了原申請文件記載的內(nèi)容，也必然無法獲得優(yōu)先權(quán)，當(dāng)新補充的序列表處于公眾所知技術(shù)且無法獲得優(yōu)先權(quán)時，其就成為了公有技術(shù)。
上述兩個失誤的同時出現(xiàn)使得新補充的序列表在錯誤的時間提前公開，造成了無法獲得優(yōu)先權(quán)的序列表成為公有技術(shù)。在不考慮中國及多國專利審查信息網(wǎng)信息更新公開延誤的前提下，基本可以認為序列表部分技術(shù)特征已經(jīng)成為了公眾技術(shù)，并將成為后續(xù)重新提交新申請的現(xiàn)有技術(shù)，導(dǎo)致了部分技術(shù)的損失。當(dāng)然，由于本案的特殊性，雖然序列表成為了公有技術(shù)，但是單獨的序列表能夠展示的技術(shù)信息還是有限的。就目前的情況而言，后續(xù)依然存在下述兩種情況：
情形一，申請人在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)了上述問題，在法定優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)請求原申請的優(yōu)先權(quán)重新提交新的申請。此時，新申請可以保留原申請記載的技術(shù)內(nèi)容的優(yōu)先權(quán)，也不會被原申請文件影響新穎性，而是否會被影響創(chuàng)造性則需要進一步的審查，筆者在此不做深入討論。
情形二，申請人未在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)上述問題，未能在法定優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)要求原申請的優(yōu)先權(quán)重新提交新的申請。此時，就需要結(jié)合中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)站中相應(yīng)申請文件替換頁實際公開時間進行考量：
情景I.中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)站中原申請文件修改替換頁的公開日期晚于于新申請的申請日。此時，新申請依然可以保留原申請技術(shù)內(nèi)容的優(yōu)先權(quán)，且序列表也未被公開，新申請不會被原申請文件影響新穎性，甚至不會影響創(chuàng)造性;
情景II.中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)站中原申請文件修改替換頁的公開日期與新申請的申請日相同。此時，由于原申請被要求了優(yōu)先權(quán)，其自身就自動視撤，也就無需考慮重復(fù)授權(quán)的問題，更無需考慮原申請是否會影響新申請新穎性和創(chuàng)造性的問題;
情景III.中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)站中原申請文件修改替換頁的公開日期早于新申請的申請日。此時，序列表成為了公有技術(shù)，且新申請無法獲得原申請的優(yōu)先權(quán)，也就表明整個技術(shù)方案均已成為公有技術(shù)，就喪失了獲得專利權(quán)保護的機會。
而筆者認為，情形一只要及時請求優(yōu)先權(quán)重新提交新申請，情況二中的情景I、II只要能夠把握新申請的申請日不晚于中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)站實際公開日，也都不會影響新申請的新穎性，甚至不影響創(chuàng)造性。對于情況二中的情景III，筆者認為其幾乎已經(jīng)處于無法挽救的邊緣，此種情景中，似乎依據(jù)原申請評判是否存在一個完整的新方案，后續(xù)將原申請的意見陳述方向轉(zhuǎn)為新挖掘的方案。目前來看，本案中的申請人是幸運的，審查員發(fā)出第一次審查意見的時候的時間是2023年3月31日，未超出原申請的優(yōu)先權(quán)請求期限2023年4月30日，申請人還有機會通過請求優(yōu)先權(quán)的方式重新提交申請，以此獲得原申請文件記載技術(shù)內(nèi)容的優(yōu)先權(quán)。筆者也注意到，申請人于2023年5月5日將申請做了撤回處理，而是否是要求優(yōu)先權(quán)后的主動撤回還有待進一步確認。
四、結(jié) 語
通過上述案例可知，在發(fā)明專利審查階段提交修改超范圍的申請文件替換頁不僅不能彌補技術(shù)方案不清楚的缺陷，還可能導(dǎo)致新補充的技術(shù)特征過早的公開成為公有技術(shù)，在沒有優(yōu)先權(quán)的情況下甚至可能導(dǎo)致完整的技術(shù)方案成為公有技術(shù)。
綜上，申請人在發(fā)明專利審查階段進行意見陳述過程中對申請文件的修改需要特別留意是否存在修改超范圍的問題，嚴格依據(jù)原申請文件記載的內(nèi)容進行修改。如果關(guān)鍵技術(shù)特征遺漏，且不存在修改依據(jù)，則應(yīng)當(dāng)盡快采用其他手段進行補救，比如另案重新提交新申請(優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)要求優(yōu)先權(quán))，切不可盲目答復(fù)造成不可挽回的損失。專利申請文件撰寫過程中需要保證解決相應(yīng)技術(shù)問題的方案是完整且清楚的，除了及時分析審查員發(fā)出的審查意見，申請人還需要主動關(guān)注案件的狀態(tài)，盡早發(fā)現(xiàn)專利申請存在的問題，并及時采取合理的手段進行調(diào)整。
[1]趙哲偉主編.新編國際經(jīng)濟法.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社,2010.08;
[2]楊水旸.王建華等合著.技術(shù)經(jīng)紀人.中國經(jīng)濟出版社,2002年01月第1版.


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